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专利法及其实施细则

发布时间:2008-03-23 09:54  点击数:6919  字体大小:【  

专利法及其实施细则
主讲:程永顺
北京务实知识产权发展中心主任
一、专利案件的种类
(一)专利行政案件(以被告划分):
1、诉中国专利局
不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件(专利法55条);
不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件(专利法55条);
不服国务院专利行政部门行政复议决定案件(其他专利行政法规);
2、  专利复审委员会
不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定案件(专利法41条);
不服专利复审委员会专利权无效宣告请示决定案件(专利法49条);
3、  地方专利管理机关
不服地方管理专利工作的部门行政决定案件(专利法57、58、59条;细则79条)。
(二)利民事案件
1、专利申请权纠纷案件;
2、专利权权属纠纷案件;
3、专利权、专利申请权转让合同纠纷案件;
4、侵犯专利权纠纷案件;
5、假冒他人专利纠纷案件;
6、发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件;
7、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件;
8、诉前申请停止侵权行为、财产保全案件;
9、发明人、设计人资格纠纷案件;
10、请求确认不侵犯专利权纠纷(最高法院批复)。
(三)专利犯罪案件
1、假冒他人专利罪(专利法58条;刑法216条);
2、泄露国家秘密罪(专利法46条);
3、徇私舞弊罪(专利法67条)。
二、关于诉讼管辖:
(一)专利行政案件的管辖
1、诉中国专利局和专利复审委员会的,由北京一中院管辖;
2、诉地方管理机关的,与专利民事案件的管辖相同。
(二)专利民事案件的管辖
1、级别管辖:实行特别指定管辖;
目前,有69个中级人民法院对专利纠纷案件有管辖权:
北京、上海、天津三个直辖市各有两个中级法院,重庆市第一、第五中级法院;
27个省、自治区人民政府所在地的中级法院;
4个经济特区中级法院,包括深圳、珠海、汕头、厦门;
30个计划单列城市的中级法院,包括大连、青岛、烟台、温州、佛山、景德镇、、、、。
2、地域管辖:实行原告就被告、侵权行为地、合同履行地原则;
3、在销售地可以起诉制造行为,但必须将销售者作为共同被告;
 
三、原告与被告
(一)原告
1、专利行政诉讼中的原告只能是行政决定的相对人。第三人作原告时,必须是真名实姓。
2、侵权诉讼中的原告是专利权人或者利害关系人。利害关系人指独占被许可人(可单独作原告)、排他被许可人(可共同作原告)、普通被许可人(经特别授权,可单独或共同作原告)。
3、提出诉前临时禁令的原告为专利权人或者利害关系人。(司法解释第1条)利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。    专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。不含普通专利实施许可合同的被许可人。
4、发明人资格纠纷、奖励报酬纠纷,原告只能是个人。
(二)被告
1、  专利行政诉讼的被告只能是行政主管机关;
2、  专利侵权诉讼的被告
3、权属纠纷、发明人资格纠纷、奖励报酬纠纷,应以专利权人为被告。
 
四、关于正当、合理的诉讼请求
(一)停止侵权
在专利侵权案件中,发明、实用新型、外观设计三种专利发生侵权,均可以请求被告停止侵权。
(二)赔礼道歉
    赔礼道歉只针对精神损害。对于不涉及精神权利的,请求赔礼道歉(特别是公开赔礼道歉)可能会被驳回。
(三)赔偿损失
填平原则;只赔偿实际损失;
五、关于专利侵权诉讼的起诉日(专利权生效日)
专利法第39条规定:发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。
专利法第40条规定:实作新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。
起诉专利侵权,应在专利权公告日之后,而不能以收到专利证书的时间为准。
 
六、实用新型检索报告的性质和作用
(一)、起诉时是否必须提交检索报告
专利法第57条第2款规定;专利侵权纠纷“涉及实用型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。
最高法院司法解释第8条规定:侵犯实用新型专利权纠纷案件的原告,为证明其权利的稳定性,避免中止诉讼,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。
最高人民法院于11月13日答复,指出:你院京高法[2001]279号《关于出具检索报告是否提起实用新型专利侵权诉讼条件的请示》收悉,经研究,答复如下:
最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款规定:“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”该司法解释是根据专利法第57条第2款的规定作出的,主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施。因此,检索报告,只是作为实用新型专利权有效性的初步证据,并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”,意在强调从严执行这项制度,以防过于宽松而使之失去意义。凡符合民事诉讼法第108条规定的起诉条件的案件,人民法院均应当立案受理。
但对于原告坚持不出具检索报告,且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求,如无其他可以不中止诉讼的情形,人民法院应当中止诉讼。
(二)、检索报告的产生
请求作出实用新型专利检索报告的,应当提交请求书,并指明实用新型专利的专利号。每项请求应当限于一项实用新型专利。
国务院专利行政部门收到作出实用新型专利检索报告的请求后,应当进行审查。请求不符合规定要求的,应当通知请求人在指定期限内补正。
专利法实施细则第56条规定,经审查,实用新型专利检索报告请求书符合规定的,国务院专利行政部门应当及时作出实用新型专利检索报告。
经检索,国务院专利行政部门认为所涉及的实用新型专利不符合专利法第22条关于新颖性或者创造性的规定的,应当引证对比文件,说明理由,并附具所引证对比文件的复印件。
(三)、请求作检索报告的主体
专利法实施细则第55条规定:授予实用新型专利权的决定公告后,实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告。
 
(四)、检索报告的性质与作用
    “实用新型专利权有效的初步证据”值得质疑。
     检索报告是供法院在被告反诉专利权无效时,决定是否中止审理本案时考虑的一个证据。
    检索报告的结论与法院决定是否中止侵权诉讼有关,但也不是绝对决定中止审理侵权诉讼的依据。
 
七、关于反诉专利权无效时中止本诉审理问题
(一)中止诉讼的法律依据:
  民事诉讼法第136条第1款第5项规定:当出现“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的”情形时,人民法院中止诉讼。
(二)最高法院司法解释有多条涉及诉讼中止问题:
1985年2月16日最高人民法院《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》;
1992年12月29日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》;
2001年6月22日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》。
    (三)请求中止侵权诉讼的具体做法:
(1)、被告要想中止侵权诉讼,必须在答辩期内提出反诉专利权无效;
(2)、要及时提出请求中止审理侵权诉讼的申请;
(3)、提交的申请同时要提交专利权可能会被宣告无效的证据;
(4)、是否中止侵权诉讼由法院裁定,当事人对裁定结果不可以上诉。
 
八、关于“请求确认不侵犯专利权”案件
司法解释
 
九、关于方法专利侵权举证责任倒置问题
    (一)、举证责任倒置的含义
    (二)、与方法专利侵权举证责任倒置相关的法律及司法解释规定
(三)、关于举证责任倒置的界限
(1)93年以前的方法专利侵权均实行举证责任的倒置
(2)93年以后方法专利侵权实行部分举证责任倒置
(3)2001年7月1日以后方法专利实行举证责任倒置,其证据内容更明确、具体。
(四)  新产品制造方法举证责任倒置是有条件的
作为专利权人的原告必须首先证明:
1.    原告是专利权人或者利害关系人;
2.    原告依据的专利权是有效的;
3.原告获得的是一项产品制造方法的有效发明专利;
4.该方法专利使用的结果是产生一种新产品;
5.被告制造或者销售了与其方法专利制造出的新产品相同的产品。
(五)  关于“新产品”的标准及举证
(六)  被告怎样负举证责任
 
十、关于许诺销售
  专利法第11条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
  外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。
1、何为许诺销售?
    2、专利法中为何增加许诺销售的规定?
  3、许诺销售行为不涉及外观设计产品。
 
十一、关于“不知道”的认定
1、法律规定的变化
原专利法第62条规定,使用或者销售不知道是未经专利权人许可制造并售出的专利产品,不视为侵犯专利权,因此,不承担专利侵权责任。
新专利法第63条第2款规定,为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。
2、对“不知道”的理解
新专利法这一规定与原专利法的规定已完全不同,它包括有以下含义值得重视:
(1)针对使用或者销售行为,专指使用和销售专利产品或依照专利方法直接获得的产品的行为,不包括:制造行为、许诺销售行为、进口行为;
(2)使用或者销售行为属于侵犯专利权行为,而不再属于不视为侵权的情形;
(3)对使用或者销售行为,只有能证明其产品合法来源的,才不承担赔偿责任,但是要承担其他民事责任,如停止侵权行为等。
(4)合法来源应通过证据证明:使用者或者销售者通过合法的进货渠道、正常的买卖合同和合理的价格从他人处购买的。
 
十二、诉前申请停止侵权
1、法律依据:
    专利法第61条:专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
    人民法院处理前款申请,适用《中华人民共和国民事诉讼法》第93条至第96条和第99条的规定。
2、申请主体——专利权人
    利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。
3、提交申请:
    申请人应当提供书面申请。
4、提供证据:
(1)申请人应当提交权利证明、被申请人正在实施或者即将实施侵权行为的证据。
(2)提交“如不及时制止,会使其合法权益受到难以弥补的损害的”证据。
5、提供担保:
    申请人应当提供担保。
6、法院裁定:
    法院经审查,符合规定的应当在48小时内作出书面裁定,并立即执行。
7、反担保:
    裁定不因被申请人提供反担保而解除。
8、申诉复议:
    当事人对裁定不服的,可以在按收到裁定之日起10日内申请复议一次,但不停止裁定的执行。
9、正式提起诉讼:
法院作出停止侵权行为的裁定后15日内,专利权人或者利害关系人应当提起侵权诉讼,否则,法院将解除裁定采取的措施。
 
十三、关于外观设计不得与他人在先权利相冲突;
   专利法第23条规定:授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
最高法院在司法解释第16条规定:专利法第23条所称的在先取得的合法权利包括:商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装、装潢使用权等。
实施细则第65条第3款规定:以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。
 
十四、在专利侵权诉讼中遇到的权利冲突
(一)权利冲突
最高法院司法解释第15条规定:人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件,涉及权利冲突的,应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人合法民事权益原则,保护在先依法享有权利的当事人的合法权益。
(二)权利冲突的解决
应当按照《民事通则》规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法民事权益的原则,依法保护在先授予的权利人或在先使用人合法的在先民事权利。
 
十五、关于侵权损害赔偿问题
赔偿经济损失是侵权人承担民事责任的最广泛、最基本的方式之一。
《民法通则》第118条规定,公民、法人的著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的,有权要求停止侵害,消除影响,赔偿损失。
《民法通则》确定的赔偿损失原则是:赔偿全部实际损失。
具体数额的计算方法:
(1)   权利人因侵权行为所造成的实际损失额;
(2)   侵权人因侵权行为获得的全部利润;
(3)   参照许可合同费用数额,损失赔偿额。
(4)用被告侵权产品的生产数量乘以原告产品的合理利润作为损失赔偿额。
对于上述四种计算方法,人民法院可以根据原告的诉讼请求及案件的情况选择适用。
当事人双方约定使用其他计算方法的,如果该方法公平合理,人民法院应当准许。
 
专利法第60条规定:侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。
最高法院司法解释中有3条规定涉及专利损害赔偿问题。第20条规定:人民法院依照专利法第57条第1款的规定追究侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人的请求,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。
权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。
侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。
第21条规定:被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。
第22条规定:人民法院根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。
 
十六、关于诉讼时效
(一)专利侵权的诉讼时效
专利法第62条第1款规定:侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。
对于被告人连续实施的侵权行为,权利人得知或者应当得知权利被侵害时间已超过二年的,人民法院如何判决?
最高法院司法解释第23条规定:侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。
如果侵权行为终了之日起超过二年的,权利人再提起民事诉讼,请求保护其权利,则将失去胜诉权。
(二)临时保护期费用的诉讼时效
专利法第13条规定:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
专利法实施细则第62条第2款规定:发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。
 
十七、关于溯及力和滥用专利权
专利法第47条规定:宣告无效的专利权视为自始即不存在。
宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
 
  十八、假冒他人专利
专利法第58条规定:假冒他人专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得三倍以下的罚款,没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
专利法实施细则第84条规定:下列行为属于假冒他人专利的行为:
(一)未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号;
(二)未经许可,在广告或者或其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;
(三)未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;
(四)伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。
最高法院司法解释第19条规定:假冒他人专利的,人民法院可以依照专利法第58条的规定追究其民事责任。管理专利工作的部门未给予行政处罚的,人民法院可以依照民法通则第134条第3款的规定给予民事制裁,适用民事罚款数额可以参照专利法第58条的规定确定。
 
十九、冒充专利
专利法第59条规定:以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,可以处五万元以下的罚款。
专利法实施细则第85条规定:下列行为属于以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为:
(一)   制造或销售标有专利标记的非专利产品;
(二)   专利权被宣告无效后,继续在制造或者销售的产品上标注专利标记;
(三)   在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术;
(四)   在合同中将非专利技术称为专利技术;
(五)   伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。
 
二十、管理专利工作的部门的侵权认定对司法的影响
最高法院司法解释第25条规定:人民法院受理的侵犯专利权民事纠纷案件,已经过管理专利工作的部门作出侵权或者不侵权认定的,人民法院仍应当就当事人的诉讼请求进行全面审查。